Отказ в регистрации товарного знака: отсутствие различительной способности

Различительная способность – это то, что выделяет ваш знак на фоне прочих знаков и на фоне общеупотребимых и общеизвестных слов, словосочетаний и изображений.

В связи с этим нас будут интересовать два документа:

1. Статья 1483 ГК. Она посвящена причинам отказа в регистрации товарного знака. В первую очередь нам здесь интересны первые два пункта.
2. Руководство по экспертизе товарных знаков в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. В нём подробно, с примерами из практики, разобраны спорные ситуации, в том числе связанные с описательным характером ТЗ и отсутствием различительной способности. В Руководстве нам интересен в первую очередь второй раздел.

Описательными, не имеющими различительной способности и, как следствие, неохраноспособными, могут быть признаны знаки, в которых используются только:

1. Общепринятые термины, обозначения товаров, видов и сортов товаров. Например, не получится зарегистрировать ТЗ «Хлеб».
2. Обозначения свойств товаров. Это может быть место производства («Московский хлеб»), описание качеств («Натуральный хлеб», «Белый хлеб», «Вкусный хлеб»), вес («Хлеб 1 кг») и т. д.
3. Названия, ставшие со временем общеупотребительными для обозначения какого-либо товара. Типичные примеры – магнитофон, вазелин и т. д.

Но это не значит, что применять всё перечисленное выше в товарных знаках точно нельзя. В пункте 1.1. статьи 1483 ГК отмечаются два случая, когда использование таких обозначений допускается:

1. Если они приобрели различительную способность в процессе их применения.
2. Если комбинация этих обозначений создаёт новую различительную способность.

Первая инстанция, в которую нужно обратиться в случае отказа из-за отсутствия различительной способности товарного знака, – это Палата по патентным спорам. На подачу возражения у вас будет три месяца. За это время необходимо собрать доказательную базу, чтобы убедить экспертов, что Роспатент ошибся и у вашего ТЗ есть различительная способность.

Двигаться можно по одному из следующих направлений:

1. Доказать, что речь идёт о приобретённой различительной способности товарного знака.
2. Доказать, что эксперты ошиблись и товарный знак имел различительную способность изначально, несмотря на то, что состоит, например, из общепринятых терминов.
3. Изменить товарный знак, уменьшив в нём роль проблемного слова или изображения, носящего описательный характер.
4. Включить проблемные обозначения в товарный знак как неохраняемые элементы.

Последние два пункта – это скорее компромиссы, предполагающие переделку концепции знака и подачу новой заявки на регистрацию. У нас речь пойдёт о первых двух стратегиях, пользуясь которыми вы можете опротестовать решение Роспатента и зарегистрировать знак именно в том виде, в котором хотели. Отметим, что Палата по патентным спорам нередко идёт навстречу предпринимателям и заставляет Роспатент пересмотреть решение. Более трети поступающих в неё возражений принимается. Главное – представить соответствующие доказательства. Какие именно доказательства потребуются, зависит от выбранной стратегии.

Первая стратегия предполагает сбор доказательств, подтверждающих, что данный товарный знак используется давно, продвигался в ходе рекламных кампаний и, самое главное, у потребителей ассоциируется именно с данной компанией. В качестве доказательств могут выступать:

1. Информация о рекламных кампаниях с фотофиксацией, видеофиксацией, предоставлением договоров на размещение рекламы именно с данным товарным знаком и т. д.
2. Данные соцопросов, подтверждающие, что этот товарный знак ассоциируется с компанией.
3. Любые сведения, подтверждающие длительность использования данного товарного знака, историю компании, связанную с ним.
4. Публикации в прессе, где компания ассоциируется с регистрируемым товарным знаком.
5. Доказательства участия в общероссийских или международных выставках под данным ТЗ.

В общем, вам нужно документально подтвердить как можно больше фактов того, что этот ТЗ используется компанией давно, он узнаваем и ассоциируется именно с вами. Если доказательств достаточно, ППС признает приобретённую различительную способность товарного знака.

Вторая стратегия подойдёт в том случае, если знак новый и требуется доказать, что комбинация общеупотребимых слов в нём создаёт новую различительную способность. Здесь уже в качестве доказательств должна использоваться лингвистическая экспертиза, которая покажет, что сочетание двух или нескольких охраноспособных элементов создаёт новую, оригинальную смысловую ценность.

Возражение подаётся через систему ФГБУ «ФИПС» по этой ссылке. Для подачи потребуется создать профиль на сайте, для чего, в свою очередь, нужна электронная цифровая подпись. За подачу взимается пошлина в размере 9 тысяч рублей.

В электронном заявлении нужно прикрепить квитанцию об уплате госпошлины, а также указать:

1. Информацию о заявителе (компания или ИП).
2. Номер заявки на регистрацию ТЗ.
3. Доказательства наличия у ТЗ различительной способности.

Комиссия ППС соберётся в течение месяца после подачи вами возражения. Вы сможете присоединиться к заседанию по видеосвязи.

Если ППС не встаёт на вашу сторону, можно продолжить борьбу, обратившись уже в суд по интеллектуальным правам.